Новости

29-08-2017

Due Diligence интеллектуальной собственности как объекта инвестирования (статья юриста Spenser& Kauffmann для издания «Юрист & Закон»)

Одним из наиболее ценных активов предприятия являются права интеллектуальной собственности. Именно поэтому их IP Due Diligence становится весьма востребованным этапом, например, в процедурах слияния и поглощения компаний или инвестирования в старт-ап. Именно через Due Diligence можно оценить надежность бизнес-партнера, а также перспективы приобретения интеллектуальной собственности, определить эффективность системы управления объектами интеллектуальной собственности. Все это в конечном счете позволит грамотно сформировать IP portfolio.

7 пунктов эффективного check-list

Так, чтобы получить объективное представление об объекте инвестирования, процедура проверки в рамках Due Diligence должна охватывать:

1. Торговые марки. Юридический аудит осуществляется по торговым маркам, которые зарегистрированы, только поданы на регистрацию или используются на основании соглашений. В связи с этим следует проверять свидетельства о регистрации марок и их срок действия, заявки на регистрацию, лицензионные соглашения и их условия и пр.

2. Другие наименования и логотипы. Здесь проверяются все наименования и логотипы, используемые в деятельности и не охваченные правовой защитой торговых марок.

3. Промышленные образцы. Проверке подлежат патенты на промышленные образцы и их срок действия, заявки на регистрацию, лицензионные соглашения и их условия и т. д., а также устанавливается, используются ли в деятельности другие незарегистрированные промышленные образцы.

4. Изобретения и полезные модели. Изучаются патенты на изобретения или полезные модели и их срок действия, заявки на регистрацию, лицензионные соглашения и их условия и пр., а также устанавливается, используются ли в деятельности незарегистрированные изобретения или полезные модели.

5. Компьютерные программы, программное обеспечение. В частности, осуществляется проверка прав интеллектуальной собственности на программное обеспечение, принадлежащее компании, и/или на программное обеспечение, используемое компанией, а также правовые основания их использования.

6. Иные объекты авторского права (базы данных, тексты, графика, фотографии, дизайн, аудиовизуальные произведения и так далее).

7. Другое (в т. ч. ноу-хау, коммерческая тайна, объекты интеллектуальной собственности на стадии разработки и т. п.).

По всем перечисленным объектам проверке подлежат регистрационные документы на объекты интеллектуальной собственности, соглашения по отчуждению или передаче прав на них, трудовые договоры (контракты) относительно объектов IP, созданных сотрудниками компании (служебных произведений), а также соглашения о конфиденциальности, положения конфиденциальности в рамках договоров. Не лишним будет изучить и судебные или арбитражные решения по поводу интеллектуальной собственности, мировые соглашения, документы исполнительных производств.

IP-map как результат

По результатам проведения аудита создается IP-карта. Как таковых, четких требований к ее составлению нет. В то же время можно выделить такие ее ключевые составляющие, как объекты интеллектуальной собственности; изобретатель или создатель каждого объекта; текущий владелец или лицензиат; каждое звено в цепочке от изобретателя до владельца или лицензиата и ссылки на подтверждающие документы; объекты, которые будут зарегистрированы в будущем.

Создание IP-карты позволит идентифицировать любые недочеты, дефекты и недоработки объектов интеллектуальной собственности, что в будущем облегчит новому владельцу их устранение. Также этот документ может быть представлен лицензиату, инвестору или IP-покупателю. Более того, в случае приобретения объектов интеллектуальной собственности IP-карта облегчает для контрагента процедуру Due Diligence, сокращает ее продолжительность, обеспечивает отсутствие дефектов и приближает момент завершения самой сделки.

Бесспорные преимущества

Впрочем, Due Diligence прав интеллектуальной собственности может быть осуществлен не только перед предстоящей трансакцией. Иногда и текущему владельцу нелишним будет узнать о существующих проблемах. Ведь вовремя обнаруженная и устраненная проблема может позитивно сказаться на стоимости и сроках будущей сделки.

А вот лицензиат, инвестор или IP-покупатель использует Due Diligence для определения и оценки возможностей бизнеса: проверить, является ли он таковым, как кажется; выявить потенциальные риски; оценить активы и возможные последствия проведения трансакции; проверить соответствие трансакции целям инвестирования или приобретения.

Таким образом, учитывая то, что интеллектуальная собственность все чаще рассматривается как объект инвестирования, IP Due Diligence становится неотъемлемой частью любой трансакции. И аудит прав интеллектуальной собственности, проведенный компанией самостоятельно, а также надлежащее ведение IP-портфеля однозначно будет способствовать как эффективному управлению правами, так и более успешному завершению сделок с IP-объектами.

Вероника Збризкая, юрист Spenser& Kauffmann, специально для аналитического издания «Юрист & Закон»

Все новости